ביום 05 ביולי, 2022, קבע בית המשפט העליון בעניין ע"א 7934/20 יפאורה תבורי בע"מ נ' בן שלוש יבוא ויצוא בע"מ, כי ייבוא מקביל לא יתאפשר כאשר המוצרים המיובאים נושאים סימן מסחר הרשום בישראל אשר בעליו אינו קשור תאגידית או הסכמית לבעל סימן המסחר במדינה ממנה יובאו המוצרים. מדובר בהלכה חדשה, המצמצמת את היקף הייבוא המקביל המותר, וזאת בניגוד להלכות קודמות של בית המשפט העליון, לרבות בעניין ע"א 7629/12 אלעד מנחם סוויסה נ' TOMMY HILFIGER LICENSING LLC (16.11.14) ("עניין הילפיגר").

המערערת היא יצרנית משקאות קלים, ביניהם משקאות סודה המשווקים תחת סימן המסחר "שוופס" שבבעלותה. המשיבה עוסקת בייבוא מקביל לישראל של מזון ומשקאות, ביניהם בקבוקי סודה הנושאים את סימן המסחר "שוופס". בקבוקי הסודה המיובאים על ידי המשיבה נרכשו במקור מיצרנית המשקאות ובעלת סימן המסחר "שוופס" באוקראינה, European Refreshments Limited, חברת בת של קוקה קולה ("קוקה קולה"). גם המערערת, בארץ, וגם קוקה קולה, באוקראינה, רכשו את סימני המסחר המקומיים מחברת Cadbury, אשר מכרה בשנת 2006 את אחזקותיה בסימן המסחר "שוופס".

לאחר שהמערערת שלחה למשיבה מכתב התראה, עתרה המשיבה לבית המשפט המחוזי לתת סעד הצהרתי אשר יקבע כי ייבוא המשקאות של "שוופס" מאוקראינה נעשה כדין, וכי אין בו כדי להפר את סימן המסחר "שוופס" הרשום בישראל. בית המשפט המחוזי קיבל את התובענה וקבע כי הדוקטרינה המשפטית החלה על ייבוא מקביל לפי הדין בישראל היא דוקטרינת המיצוי הבינלאומית, לפיה מיצוי הזכויות משתכלל בעת מכירת המוצר במדינת הייצור כדין. על פסק דין זה הוגש הערעור.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע ברוב קולות (כב' השופט שטיין וכב' השופט אלרון), כי לסימן מסחר זכות הגנה טריטוריאלית המוגבלת לגבולות המדינה בה נרשם. מכאן כי סימני מסחר אשר נרשמו והוכרו במדינות שמחוץ לישראל אינם מקנים זכויות בישראל, ואילו סימן המסחר בישראל מעניק לבעל הסימן בלעדיות ושימוש ייחודי בו בישראל. בהקשר זה נקבע כי "חברת Cadbury, שכביכול ביצעה את הפיצול, מעולם לא החזיקה בסימן מסחר גלובלי ששמו "שוופס" כי אם במספר גדול של סימני מסחר מדינתיים…אשר מכירתם בכל מדינה ומדינה הקנתה…הגנה מדינתית" בלבד וכי המערערת וקוקה קולה "אינן משתייכות לשום מיזם גלובאלי הנושא את השם "שוופס"." לפיכך, המשיבה אינה רשאית לבצע ייבוא מקביל של מוצרים הנושאים סימן מסחר של צד אחר, שכן הוא פוגע בזכות הבלעדיות של המערערת, "ביכולת הצרכנים לרכוש את מוצרי "שוופס" של המערערת ולא של חברה אחרת ובתמריץ של המערערת להשקיע באיכותם של מוצרי "שוופס"."

לנוכח דברים אלו נקבע כי יבוא מקביל יתאפשר רק באחד משלושה מקרים: (א) כאשר אין סימן מסחר רשום בישראל "הקשור למוצרים המיובאים", (ב) כאשר המוצרים המיובאים נושאים סימן מסחר רשום בישראל, אם בעל סימן המסחר במדינה בה הם נרכשו זהה לבעל סימן המסחר בישראל, ו-(ג) אם המוצרים המיובאים נרכשו במקור מבעל סימן המסחר בישראל, דהיינו, יצאו מהמפעל בישראל למדינה מחוץ לישראל ונרכשו באותה מדינה.

כב' המשנה לנשיאה בדימוס הנדל סבר בדעת מיעוט כי אין למנוע באופן גורף ייבוא של בקבוקים שאינם מיוצרים בידי בעל הזכויות בסימן המסחר בישראל ע"י קבוצת מוגדרת ומצומצמת של יבואנים, ככל שהדין לא אוסר זאת, בהתאם לנסיבות המקרה ובכפוף להצמדת הבהרה (disclaimer) למוצר לפיה מדובר במוצר שונה. ייבוא מקביל זה חוסה תחת הגנת שימוש אמת במצב בו היבואן המקביל השתמש בסימן המסחר בתום לב ורכש אותו מבעל הסימן במדינה שאינה ישראל. דעת הרוב דחתה גישה זו בטענה כי היא נשענת על ידיעה אישית וכי אמנם למותג "שוופס" דימוי אחיד במדינות שונות, אך הוא אינו עולה כדי "מוניטין בינלאומי" מוגן שכן Cadbury מכרה למערערת את סימן המסחר הרשום בישראל ובכך "גרעה מהמוניטין הבינלאומי…את שטחה של מדינת ישראל".

פסק הדין משנה את ההלכה הקיימת אשר נקבעה במספר פסקי דין של בית המשפט העליון עוד משנות ה-70, לרבות עניין הילפיגר. בית המשפט העליון מאבחן את עניין הילפיגר מנסיבות המקרה שבפניו בכך שהוא קובע כי הלכת הילפיגר חלה במצב בו בעל סימן המסחר היה זהה בישראל ובמדינת המקור ו"אז התקיימה תחרות פנימית תוך-מותגית לגיטימית ורצויה" ולא "תחרות חיצונית ובלתי לגיטימית". כבוד הש' שטיין מתבסס בנימוקיו המשפטיים על דוקטרינת הייבוא המקביל הנוהגת בארצות הברית, הלוא היא דוקטרינת המיצוי הלאומית ולא הבינלאומית, אשר לפיה ייבוא מקביל לארצות הברית מותר רק כאשר המכירה הראשונה נעשתה מבעלי סימן המסחר בארצות הברית או מתאגיד קשור או בר-רשות שלו. על אף שהסבירות שבעלי מותגים בינלאומיים יאפשרו ליצרנים-יבואנים מקומיים לרשום את סימני המסחר המקומיים על שמם היא כנראה נמוכה, צפוי כי פסק הדין יגרום להערמת קשיים רבים על יבואנים מקבילים במינהל המכס.

מחלקת קניין רוחני,
הרצוג פוקס נאמן

קרן אלבורג-רימון | שותפה
ראש מחלקת קניין רוחני
elburgk@herzoglaw.co.il

אדר בנגום | שותפה
מחלקת קניין רוחני
bengoma@herzoglaw.co.il