לקוחות וידידים יקרים,

ביום 11 במרץ, 2021, קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב בעניין ת"א 4335-05-17 סלופארק טכנולוגיות בע"מ נ' פנגו מובייל פארקינג בע"מ ואח', שתנייה חוזית המחייבת תשלום תמלוגים עבור ניצול פטנט לאחר פקיעתו אינה חוקית. זוהי ההחלטה הראשונה שפורסמה מאז 1989 אשר במסגרתה נדרש בית משפט במישרין לשאלת תוקפה של תנייה חוזית לתשלום תמלוגים בגין ניצול פטנט לאחר פקיעתו. עם זאת קבע בית המשפט, בהסתמכו על סעיף 31 לחוק החוזים, המאפשר ביטול חלקי של חוזה שתוכנו בלתי חוקי, כי בעלת הרישיון (סלופארק) צריכה להמשיך לשלם 85% מהתמלוגים המשתלמים לבעלת הפטנט (פנגו) בהתאם לחוזה בין הצדדים, גם לאחר פקיעת הפטנט.

בשנת 2005 נפתח הליך כנגד סלופארק בגין הפרת פטנט מס' 118898 הרשום על שם פנגו שכותרתו "מערכת פיקוח וניהול חניה", ואשר צפוי היה לפקוע בשנת 2016. בעקבות ההליך נחתם הסכם פשרה בין הצדדים שהעניק לסלופארק רישיון בלעדי לניצול הפטנט בתמורה לתשלום תמלוגים בגובה 7.7% "ממחזור ההכנסות משירותי חניה". בשנת 2007 הביאה פנגו את ההסכם לידי סיום ובעקבות כך תבעה שוב את סלופארק על הפרת הפטנט. במקביל התנהלו הליכים נוספים בין הצדדים, לרבות בקשה לביטול הפטנט. ב-2012 נחתם הסכם פשרה נוסף, אשר העניק לסלופארק רישיון בלעדי (להוציא רישיונות שכבר ניתנו בישראל לשלוש חברות אחרות) לנצל את הפטנט בתמורה לתשלום תמלוגים בגובה 3.75% ממחזור ההכנסות משירותי חניה כפי שזה הוגדר בהסכם מ-2005. ההסכם חייב את סלופארק לשלם תמלוגים לפנגו עד סוף 2024.

בית המשפט המחוזי נתבקש להחליט בסוגיית תקפות תניית התמלוגים לאחר פקיעת הפטנט. בהחלטתו הסתמך על פסיקת בית המשפט העליון בע"א 427/86 בלאס נ' קיבוץ השומר הצעיר "דן" ("עניין בלאס"), אשר קבע כי "פסולה כל הוראה בהסכם המחייבת תשלום תמלוגים עבור רישיון בפטנט מעבר לחיי הפטנט", ומכאן שעל הקיבוץ לא חלה חובת תשלום תמלוגים לאחר פקיעת הפטנט. עם זאת לא אימץ בית המשפט במלואה את ההחלטה בעניין בלאס, אשר בו נקבעה פסלות מוחלטת של תניית התמלוגים לאחר פקיעת הפטנט, והחליט כי "קביעה של אי חוקיות אינה מחייבת תוצאות שרירותיות…פנגו אכן הפנתה והעלתה טענות בדבר מניעות ובדבר שימוש בסמכות הנתונה לבית המשפט לפי סעיף 31 לחוק החוזים".

בעניין זה, על אף שבית המשפט מנתח פסיקה אמריקאית שניתנה בסוגיה זו ואשר סיפקה מספר חריגים להלכה המקבילה לעניין בלאס (הלכת Brulotte), מתנער בית המשפט מפנייה לחריגים אלו וקובע כי בית המשפט ישתמש בסמכות הנתונה לו בהתאם לנסיבות העניין. בכך מותיר בית המשפט אי ודאות מסוימת בנוגע למצבים בהם לא תוביל אי החוקיות לביטול מוחלט של תניית התמלוגים. בנוסף, בית המשפט לא מתייחס למצבים אחרים שעלו בפסיקה האמריקאית בהם, לדוגמא, רישיון שניתן בנוגע לבקשת פטנט.

אומנם בית המשפט מנה מספר אמות מידה שנזכרו ב- ע"א 6667/10 טנדלר נ' קוזניצקי לצורך בחינה אם יש להורות על אכיפת חוזה בלתי חוקי, אך נראה כי השיקול המרכזי שעמד בפניו היה אומד דעת הצדדים. בעניין זה קבע בית המשפט שהצדדים הסכימו שהתמלוגים ימשיכו להשתלם עד 2024 בכל מקרה שכן, בין היתר, הסכם 2005 קבע כי במקרה שבו יבוטל הפטנט תהיה פנגו זכאית להמשיך לקבל תמלוגים עד ל-2024.

לסיכום, תנייה חוזית המחייבת תשלום תמלוגים עבור ניצול פטנט לאחר פקיעתו אינה חוקית, אולם במקרים מסוימים בית המשפט יראה לנכון להפעיל את סמכותו לפי סעיף 31 לחוק החוזים ולאכוף באופן מלא או חלקי תנייה כזו. על אף שבית המשפט לא קבע מבחנים ברורים בעניין, לאור נסיבות המקרה ואמירות אגב של בית המשפט, ניתן, ברמה האופרטיבית, לתת מספר דגשים לעריכת הסכם אשר במסגרתו מעוניינים הצדדים בהמשך תשלום תמלוגים לאחר סיום תקופת הפטנט:
(א) אמירה מפורשת שכוונת הצדדים היא שהתשלום יימשך לאחר סיום תקופת הפטנט (ולהגדיר מה היא), לצד הפחתת התמלוגים לאחר פקיעת הפטנט;
(ב) הפרדת מרכיב התמלוגים לתמלוגים בגין ניצול הפטנט ותמלוגים בגין ניצול ידע מקצועי, כך שהתמלוגים בגין שימוש בידע המקצועי יוותרו בתוקפם לאחר סיום ההסכם;
(ג) התייחסות לכוונת הצדדים לפרוס תשלומים בגין ניצול הפטנט גם לאחר פקיעת הפטנט (כלומר שאחוז התמלוגים נמוך יותר לצורך פריסת תשלומים על גבי תקופת ארוכה יותר).

להערכתנו, הסכם הכולל תניות מסוג זה צפוי להיות פחות חשוף לתביעות ביטול בשל אי חוקיות.

נשמח לייעץ ולסייע בכל שאלה בנושא,

מחלקת קניין רוחני
הרצוג פוקס נאמן.

קרן אלבורג | שותפה
ראש מחלקת קניין רוחני

elburgk@herzoglaw.co.il

אדר בנגום | שותפה
מחלקת קניין רוחני

bengoma@herzoglaw.co.il